Что нужно знать, чтобы досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в связи с неиспользованием?

Законодательство обязывает предпринимателей использовать зарегистрированные ими товарные знаки на практике. Даже Конституционный суд России придерживается подобного подхода, что наглядно демонстрирует его определение 02.10.2003 № 393-О. В случае же, если этого не происходит, Гражданский кодекс России (далее – ГК РФ) позволяет досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков, которые не используются в течение трех лет подряд. Однако не нужно полагать, что это сделать достаточно легко. ГК РФ, а за ним и судебная практика устанавливает ряд требований к данной процедуре.

1. Для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обстоятельствами, имеющими существенное значение для дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до направления предложения заинтересованного лица товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.
Бремя доказывания заинтересованности относится на истца, бремя доказывания факта использования относится на правообладателя товарного знака.

2. Подать иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием можно подать только по истечение трех лет со дня регистрации товарного знака, а не со дня поступления заявки на товарный знак в Патентное ведомство России. Это очень важно, поскольку между двумя этими событиями обычно проходить 10-14 месяцев.

3. Подать иск может только заинтересованное лицо. В ГК РФ не раскрывается, кто считается заинтересованным лицом, однако этот пробел восполняет судебная практика.

Так, для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении идентичных или однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда России от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда России, выраженной в постановлении от 01.03.2011 № 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители идентичных или однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент обращения в досудебном порядке к правообладателю с предложением, предусмотренным статьей 1486 ГК РФ.

4. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ под использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Правообладатель должен доказать использование товарного знака в отношении каждого товара и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. При этом критерий однородности товаров/услуг не применим, в отличие от установления обстоятельств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Доказывая использование товарного знака для индивидуализации товаров либо услуг, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, правообладатель должен представить документальные сведения о введении этих товаров/услуг в гражданский оборот.

Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для РФ 22.08.2012) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

Оставьте заявку

С вами свяжутся в ближайшее время, ответят на возникшие вопросы и помогут оформить заказ на оказание услуг

Контакты

Адрес

105077, Россия, г. Москва, м. «Первомайская», ул. Средняя Первомайская, д. 3

Время работы

Пн—Пт: 9:00—18:00
Сб—Вс: выходные

Свяжитесь с нами

8-916-705-07-86 ipinnology@gmail.com jurist.job@mail.ru